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La Oficina Europea de Patentes, la teoría base y los "afectos técnicos"

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Jozef Halbersztadt, un examinador de la Oficina Polaca de Patentes, describe el camino que ha seguido la evolución de la práctica en la Oficina Europea de Patentes a través del tiempo, describe cómo Polonia está tratando las patentes de software hasta ahora, y cómo, desde su perspectiva, la directiva debería ser enmendada para parar la desaplicación de la ley de patentes al software por parte de la OEP.

Introducción

Hasta 2004, Polonia no era un miembro de la OEP y ello ha estado más allá de su capacidad económica durante las últimas décadas. En todo caso, tenía una bien establecida oficina de patentes con 85 años de edad. Al igual que otros países europeos más pequeños tales como Austria, Checoslovaquia y Holanda, Polonia también siguió los estándares y tradiciones alemanas en lo referente a patentes.

Hasta ahora, las solicitudes de patentes vienen, con pocas excepciones, del exterior. Su número no es muy alto y la Oficina Polaca de Patentes frecuentemente no está siguiendo la línea de la OEP. Sin embargo, ¿qué es exactamente la línea de la OEP?

Historia de la Convención de la Patente Europea (CPE)

La aproximación europea a la patentabilidad, como todas las aventuras europeas, es una mezcla: una síntesis de anterior diversidad. Los dos principales constructores de la posición común fueron los alemanes y los británicos.

Como probablemente sepa, en inglés, "tecnicidad" no es un término claro. En alemán y otros idiomas continentales ese término significa fisicalidad, materialidad; en inglés está cercano a utilidad.

Quizá por eso, la palabra "técnico" no se encuentre en el primer párrafo del Artículo 52 del original de la Convención de la Patente Europea. Al contrario, los padres fundadores anexaron una lista abierta de actividades no-técnicas como ejemplos de materias no-inventivas. Yo sospecho que nadie en el nacimiento de las patentes europeas preveía el problema. La lista se vió, incluso con la frase "como tal" ("as such"), como una sólida barrera contra los no bienvenidos sujetos intangibles.

La barrera, sin embargo, se rompió no porque los ingleses (o los americanos) no pudieran entender el verdadero significado de la palabra "técnica". Esto puede ser problemático para ellos, pero de todas formas, yo aún no conozco una decisión de la Junta de Apelaciones (de la OEP) en que "técnico" no signifique "físico", "material".

La prerrogativa rota

La barrera se rompió en otro sitio y el problema con la tecnicidad es sólo un producto residual de ese evento principal. La principal "innovación" de la práctica de patentes europea no se puede encontrar en la Convención Europea. Una traza de la nueva aproximación se puede, sin embargo, encontrar en las Regulaciones de Implementación (en inglés) (nota: estas normas pueden ser modificadas independientemente por el Consejo Administrativo (de la OEP) sin requerir aprobación en ninguna conferencia diplomática).

Pero eso es solo un rastro y uno se puede preguntar por qué una regla regulando el contenido de la descripción y obligando a un solicitante a indicar efectos ventajosos puede introducir tan fundamental cambio:

La descripción deberá . . . . . desvelar la invención, tal y como reivindicada, en tales términos que el problema técnico (incluso si no expresado como tal) y su solución puedan ser entendidos, y establezca cualquier efecto ventajoso de la invención con referencia a la técnica de fondo (nota traductor: el original dice "background art");

(Regla 27 EPC)

El cambio fundamental que ha llegado con el CPE (en Polonia) es la aproximación "problema-solución-(efecto). La invención ahora puede estar en cualquiera de ellos (nota traductor: se puede inventar/patentar un problema, una solución o un efecto).

La teoría "base"

Antes de la llegada del CPE, la tarea de un examinador era encontrar funcionalidades esenciales de la invención (en las reivindicaciones) e investigar y examinar si las mismas eran patentables. Los alemanes formalizaron este proceso en la llamada teoría "base".

El primer paso del método "base" se aplicaba a la materia objeto con funcionalidades técnicas y no técnicas ponderándolas para elegir el grupo de prevalecía. Sólo si las funcionalides técnicas eran más esenciales, la materia objeto era potencialmente patentable.

En un primer vistazo no hay ningún cambio en la regla tal que la extensión de la protección sea determinada por las materias técnicas en la reivindicación:

Las reivindicaciones deberán definir la materia para la que se busca la protección en términos de funcionalidades técnicas de la invención.

(Regla 29 CPE)

La aproximación problema-solución-efectos

Sin embargo, la OEP remplazó el buscar por las más importantes funcionalidades (la teoría "base") por buscar por la tarea objetiva (problema) del modificar o adaptar el arte previo más cercano para proveer los efectos que la solución provee sobre el arte previo.

De acuerdo con la práctica legal de la OEP, la contribución técnica del arte previo debe basarse ya en el problema que subyace y es resuelto, o en los propósitos constituyentes de la solución del problema subyacente, o en los efectos obtenidos en la solución del problema subyaciente.

Consecuencias Prácticas

Una vez la OEP desestimó la teoría "base", sólo los objetos de invención con funcionalidades puramente no técnicas quedaron como no patentables por definición. Sólo una funcionalidad técnica es suficiente para considerar la materia inventiva como patentable. Incluso un objeto de invención sin ninguna funcionalidad técnica será patentable sólo con que tenga el potencial de producir un efecto técnico.

Como uno puede observar en los ejemplos anexados, este potencial requerido de producir un efecto técnico puede ser realmente vago. En el Karmarkar European Patent (un método de posicionamiento teórico - un gran logro matemático sofisticado) la reivindicación de que se disponen "recursos industriales y técnicos" es el suficiente y único factor que está proveyendo al algoritmo su fisicalidad.

Práctica actual de la OEP

Esta decisión de la OEP data de 1990. Como se puede observar, el principio del "efecto técnico adicional" nació muy temprano. Sin embargo, se necesitó llegar a 2001 antes de que fuera escrito en las Guías de Examen de la OEP. La Directiva de la Comisión está ahora legitimándolo. Ninguno de los argumenos del Parlamento toca este problema, por lo que hay aún una necesidad de que exista una regla clara prohibiendo cualquier reivindicación post-solución, por ejemplo:

Durante un tiempo, al final de los 80's, el otorgamiento de caracter técnico mediante la actividad post-solucion, estuvo explícitamente prohibido por las Guías de Examen de la Oficina de Patentes de EEUU (USPTO).

Hoy en día, si la OEP encuentra que una aplicación es esencialmente no técnica pero que hay algunas sombras de tecnicidad –como cualquiera sospechará, generalmente son artificiales–, se deberá probar que esta tecnicidad es conocida y obvia.

Esto no es fácil porque de acuerdo a la práctica legal de examen no está permitido casar ningún documento. El examinador deberá probar que existe un enlace entre ellos. Y entonces, en caso de que se eleve una objeción, ésta no será porque la materia inventiva carezca de tecnicidad. tales aplicaciones son rechazadas debido a la falta de actividad inventiva.

Por lo tanto, la puramente no técnica patente COMVIK fue revocada por falta de actividad inventiva. No hay enmienda alguna a la Directiva encaminada a cambiar esa situación.

Soluciones Propuestas

Es posible sin embargo hacer esto, según se ha probado, mediante:

(1) La versión Polaca del art. 84 del CPE (una resolución podrá apuntar a este hecho)

Este artículo se usa para rechazar reivindicaciones del tipo función-más-significados cuando éstas cubren la no-tecnicidad de la aplicación;

(2) La versión Polaca del art. 52 CPE, que fue añadida a la ley sólo en el 2000, omite el "como tal" ("as such"). De hecho, la regulación del Primer Ministro fue claramente modelada en la famosas señales de decisiones Paloma roja ("Red Dove") / Programa de Disposición "cláusula de tangenciabilidad", de acuerdo a que una solicitud de patente no debería ser reconocida como una invención cuando

(3) El anteriormente mencionado texto sobre prohibir reivindicaciones post-solución:


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